Caso COMCEL , TELMEX , Federación Colombiana de Fútbol y Selección Colombia

Caso COMCEL , TELMEX , Federación Colombiana de Fútbol y Selección Colombia

Imagen tomada de Portafolio abril 11 de 2018

#competenciadesleal #FCF  #seleccioncolombia #Comcel #telmes #sic #etica

BY: Maria claudia Gómez londoño

Estimados lectores, hoy les voy a compartir el caso de FCF contra COMCEL y TELMEX, un caso muy nombrado por competencia desleal, la fuente para realizar este caso fue la sentencia de la SIC, las noticias de los diferentes medios publicitarios y las redes sociales, fuentes que se harán mención al final de este documento.

A partir de hoy voy a hacer una serie de documentos donde les comparto casos de estudio.

Se autoriza el uso de esta publicación haciendo la cita respectiva de la siguiente manera: Gomez,M.C. (2018), Caso COMCEL , TELMEX , Federación Colombiana de Fútbol y Selección Colombia, FIDEE, Barranquilla

Agradezco nos siga en el blog dando "SEGUIR" en el lado derecho de esta publicación 

Partes que intervienen en el proceso:

Demandante: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOL (FCF)

Demandados: Comcel S.A.

   TELMEX Colombia S.A.

   TELMEX Telecomunicaciones S.A. ESP

Argumento de la demanda:

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), formuló demanda por infracción de derechos de propiedad industrial y acción de competencia desleal.

Hechos relevantes de la demanda:

El 26 de marzo del 2013, la Federación Colombiana de Futbol (FCF), titular de la marca SELECCIÓN COLOMBIA y SELECCIÓN COLOMBIA DE FUTBOL.

El 1 de julio de 2013, el Director de Mercadeo de la FCF envió un mail a los Directores de Mercadeo de Comcel S.A., Telmex Colombia S.A. Y/O Telmex Telecomunicaciones Claro, donde solicita retirar todo tipo de comunicación pública en la que Claro utiliza sus marcas y la imagen de la selección nacional de futbol de Colombia, así como los demás activos de la FCF.

Concluyó su comunicado solicitando a Claro que “procedan a la brevedad con el retiro con esta y cualquier tipo de comunicación pública, masiva y promocional, y por favor tomen los correctivos necesarios para que este tipo de usos indebidos de la explotación de la marca Selección Colombia no vuelva a suceder y evitar inconvenientes de tipo legal”.

El 22 de abril de 2014, la FCF interpuso demanda de infracción de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal; solicitó medidas cautelares contra Claro y adujo que Claro desde el 1 de julio del 2013 hasta las medidas cautelares de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), había seguido publicando, comunicando y difundido la publicidad a pesar del mail enviado a los Directores de Mercadeo de las compañías.

Las empresas demandadas utilizaban

1.    Los signos distintivos de la FCG,

2.    Se incluían la imagen de los jugadores de la Selección Colombiana de Futbol y,

3.    Se explotaba la reputación de la Selección Colombiana de Futbol.

La FCF afirmó que Claro había publicado, comunicado y difundido, a comienzos del año 2014, y en la coyuntura del Mundial de Futbol de Brasil 2014, la campaña publicitaria “Súmate a los Once”, campañas que se presentaron de manera reiterada y deliberada desde inicios del año 2013 y entregó como pruebas evidénciales:

·         Un video promocional,

·         Una página web,

·         Vallas publicitarias,

·         Otras estrategias de mercadeo y,

·         Campaña publicitaria en la red social Facebook

Claro no era patrocinador, licenciatario ni colaborador/proveedor oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Colombia, razón por la cual no tiene derecho a utilizar los signos distintivos de la FCF, no signos similares a los de la FCF ni de utilizar la imagen de la Selección Colombia de Fútbol con el fin de promocionar sus productos y/o vincularlos a las marcas.

El 27 de mayo de 2015, la SIC resolvió

1.    Declarar que el comportamiento de Claro configuraba una infracción al derecho de marcas y un acto de competencia desleal por explotación de la reputación ajena y confusión

2.    Ordenó a Claro se abstuviera de emplear los signos distintivos de la FCF y la imagen de la Selección Colombia de Fútbol en actividades publicitarias y/o comerciales.

3.    Desestimó las demás pretensiones formuladas por la FCF

4.    Ordenó levantar las medidas cautelares decretadas mediante el auto 20860, de 2014.

5.    Las pretensiones de la demanda fueron acogidos parcialmente y no hubo condena de costas.

6.    Claro presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 27 de mayo de 2015.

7.    Pero el 29 de julio del 2015, la FCF presentó un resumen escrito de los alegatos de conclusión de audiencia de recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial.

8.    El 30 de septiembre de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Argumentos de la parte demandada

Acepta que la titularidad de los signos distintivos le otorga a la FCF el derecho de utilizarlos comerciales ya sean en forma directa o a través de terceros, pero no acepta que una persona no pueda utilizar los colores amarillo, azul y rojo y no debe pedir autorización para su uso.

Respecto de las imágenes de Facebook Claro Hogar Colombia donde aparecen los jugadores de fútbol de Colombia, a camiseta y el logo de la FCF los terceros pueden usar sin consentimiento del titular, sus signos distintivos, siempre y cuando lo hagan de buena fe y se amparan en el Articulo 157 de la Decisión 486. Y cuando la buena fe, no constituya uso a titulo de marca y se limite a propósitos de información. Y manifiestan que las imágenes de los jugadores de fútbol se utilizaron a título de información y no a título de marca para promocionar productos o servicios. Su única pretensión que el publico conociera la ocurrencia de un evento de interés general como es el Mundial de Fútbol.

Manifiestan que, al no existir el uso de los signos distintivos, no están presentes los elementos estructurales de la conducta desleal. Las imágenes de Claro Hogar Colombia están permitidas en el régimen de propiedad industrial, al haber sido utilizadas a título informativo.

Establecen que siempre tuvieron especial cuidado que los materiales publicitarios no provocaran confusión en el público consumidor, o que llegaran a pensar que existía vinculación económica entre la FCF y Claro, es por eso que, en el video promocional utilizaron camisetas amarillas y rojas diferentes a la camiseta oficial de la Selección de Fútbol de Colombia.

Sentencia de primera instancia

La SIC expresa en la sentencia que los elementos constitutivos del mensaje publicitario, junto con el uso de los signos distintivos de la FCF, de la imagen de la Selección Colombia y de un lenguaje con uso de actividad promocional,  les permite concluir que las fotografías tenían un contenido dirigido a fortalecer el posicionamiento de la marca CLARO entre los consumidores.

La SIC manifiesta que todos los patrocinadores emplean los signos distintivos de la FCF, por lo tanto, los consumidores pueden considerar que el anunciante tiene calidad de patrocinador de la Selección Colombia de Fútbol. Claro uso un signo idéntico y otro similar a la marca de la FCF, procurando un riesgo de asociación.

Manifiesta que la campaña “Súmate a los once”, no implicó un acto desleal de la explotación de la reputación ajena debido a que se limitó a aludir a un símbolo de integración nacional.

Respecto a las publicaciones en Facebook, la SIC considera que no se incurrió en una infracción al derecho de marca. En materia de competencia desleal, los mensaje son un ejemplo de alusión a un evento deportivo de interés general lo que no se configura en una indebida referencia a la Selección Colombia de Fútbol.

Argumentos del recurso de apelación

Claro sostiene que al no haberse demostrado la licitud de la campaña “Súmate a los once”, los argumentos de la FCF se quedaron sin peso legal, igualmente los posts en la red social Facebook son publicaciones informativas que no representaron actos censurables.

No obstante, no entienden por qué razón y con que fundamento la Delegatura de la SIC sostuvo en la sentencia que la buena fe de Claro se desvirtúa porque Claro fue patrocinador del Mundial de Fútbol Sub 20 en el 2011.

Argumentos de la FCF

La FCF presentó alegatos de conclusión de audiencia del recurso de apelación contra la primera instancia, dando las siguientes razones:

·         Las campañas publicitarias de Claro son ambush marketing en la medida que hacen creer a los consumidores que existe un vínculo entre la Selección Colombia de Fútbol y Claro.

·         No es razonable sostener que Claro actuó de buena fe, pues se trata de instrumentalizar la reputación que una entidad privada ha adquirido en el mercado para vincular su marca con tal reputación y posicionar la marca corporativa Claro por medio de alusiones a la Selección Colombia de Fútbol y sus logros deportivos.

·         La campaña de Claro afecta en forma directa a los patrocinadores de la FCF, que a diferencia de Claro invirtieron grandes sumas de dinero.

Sentencia de la SIC

Finalmente, el 28 de mayo de 2015. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dicta sentencia judicial por competencia desleal contra COMCEL y TELMEX y protege marca e imagen de la Federación Colombiana de Fútbol y su Selección Colombia.

La sentencia judicial proferida por la Superindustria ordenó a CLARO abstenerse de emplear en sus actividades publicitarias y/o comerciales, las marcas registradas de la Federación Colombiana de Fútbol y la imagen de su Selección Colombia.

De tal manera que ninguna persona puede usar las marcas registradas de la Federación Colombiana de Fútbol o utilizar la imagen de su Selección Colombia, sin la autorización respectiva. Esta es la primera sentencia judicial que en Colombia ha estudiado los actos de competencia desleal e infracción marcaria mediante la explotación de la imagen de un evento deportivo o de una selección nacional.

En la sentencia judicial la Superintendencia decidió que:

Las marcas son de uso exclusivo de su titular. En el proceso se encontró que COMCEL (Claro) y TELMEX (Claro), usaron indebidamente, a través de Facebook, las marcas de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL, por lo que fueron condenados por la infracción marcaria de los siguientes signos:

·         Marca Nominativa: Selección Colombia

·         Marca Nominativa: Selección Colombiana de Fútbol

·         Marca mixta (logotipo)

Adicionalmente encontró que dichas publicaciones configuran los siguientes actos de competencia desleal:

         ·            Actos de competencia desleal de explotación de la reputación ajena

         ·            Actos de competencia desleal de confusión

         ·             

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El 12 de octubre de 2016, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entregó la interpretación prejudicial a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (Colombia), sobre la Acción por infracción y acción por competencia desleal del caso FCF -  CLARO

1.    Se debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que el referido uso no consentido pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

2.    El Articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite el uso en el mercado de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios ofrecidos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc, siempre y cuando se cumplan condiciones para no afectar a terceros.

3.    El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Manifiesta que se debe establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial y, posteriormente, se deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego verificar si en el caso concreto es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial.

4.    Competencia desleal por confusión con una marca registrada, el Tribunal considera que "acto contrario a los usos honestos" es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a un competidor. En consecuencia, se debe verificar la existencia de la reputación ajena que Claro supuestamente pretendería aprovechar, de manera deshonesta, incluyendo las marcas de titularidad de la FCF en las comunicaciones públicas realizadas en el marco de sus campañas publicitarias con el fin de aprovecharse de la referida reputación lograda por esta.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso de la Federación Colombiana de Fútbol contra Claro estableció que se deben dar tres presupuestos para considerar que una conducta de Ambush Marketing constituye un acto de competencia desleal por explotación de la reputación ajena: que se infrinja un derecho de propiedad industrial; que ello implique un aprovechamiento indebido de la reputación del tercero de manera que influya en la conducta de los consumidores y afecte la transparencia del mercado; y que la conducta se refiera a productos, prestaciones, y actividades del mismo sector empresarial o comercial.

Responda

1.    ¿Cuál es el verdadero problema de este caso y por qué?

2.    ¿Competencia desleal por explotación de la reputación ajena y confusión?

3.    ¿Una conducta de Ambush Marketing por explotación de la reputación ajena?

4.    ¿Un vacío jurídico de la ley colombiana?

5.    ¿Otro? ¿Cuál?

6.    ¿Qué causas generan el problema?

7.    ¿Qué alternativa tiene la Federación Colombiana de Futbol (FCF) para solucionar el problema?

8.    ¿Cuál cree usted que es la mejor decisión para este caso? Y ¿por qué?

9.    Que aprendió con el análisis de este caso

Bibliografía

• Superintendencia de Industria y Comercio, Asuntos jurisdiccionales
• El heraldo, 28 de mayo de 2015
• Gaceta oficial del acuerdo de Cartagena, Año XXXIII – Número XXXX